La importancia de proteger debidamente nuestra marca

1. ¿Qué es una marca y cuál es su función?

 

Según el art. 4.1 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas (de ahora en adelante LM), se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

“La finalidad de la marca – dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1993 – y de su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial es la protección de la creatividad del autor y de los intereses del consumidor al escoger el producto que desea por sus cualidades o el crédito que le merece, mediante su denominación o signos identificadores en el mercado…”.

Por lo tanto, las funciones principales de la marca serían las siguientes:

  • Función indicadora de la procedencia empresarial.
  • Función indicadora de la calidad.
  • Función condensadora del goodwill o buena reputación.
  • Función publicitaria.

 

Es importante destacar que no debemos confundir la “marca” con la “denominación social”. Mientras la marca permite a los empresarios distinguir sus productos o servicios frente a los que los competidores ofrecen en el mercado, la denominación social es un atributo legal que da nombre a una personalidad jurídica como sujeto de relaciones jurídicas. Un símil muy utilizado a la hora de facilitar esta diferenciación sería: la denominación o razón social es nuestro nombre propio, y la marca, nuestro nombre artístico”.

 

2. ¿Por qué debo registrar mi marca ante la oficina de marcas?

 

Uno de los mayores errores que podemos cometer a la hora de crear nuestra propia empresa es crear un nombre por el cual queremos que nuestros clientes nos identifiquen y no proteger el mismo antes de iniciar acciones comerciales.

Esto puede dar lugar a situaciones tales como el empresario que, tras varios meses en activo, se encuentra con que su marca – ya acomodada en el mercado- ya estaba registrada o bien que existe otra marca muy similar.

En el caso de que el titular de este derecho previo se oponga a nuestro registro, puede tener como consecuencia que nuestra marca no alcance el registro y no pueda ser usada.

Por lo tanto, todo el gasto en publicidad y etiquetado en el que hemos incurrido sería inútil.

 

3. Pasos previos al registro

 

Así mismo, para evitar la situación que indicábamos en el punto anterior, es de gran importancia registrar nuestra marca antes de iniciar cualquier gestión comercial.

El paso previo más importante al registro es el de realizar una búsqueda previa o informe de viabilidad, por el cual nos aseguramos que la marca que deseamos registrar no se encuentra ya registrada o bien no existen marcas que, debido a su similitud, puedan suponer un obstáculo a nuestra solicitud.

Por otro lado, a la hora de decidir la marca que vamos a registrar, es importante tener en cuenta otros aspectos legales, tales como las prohibiciones absolutas, analizadas siempre en relación a los productos y servicios para los que se solicite y establecidas en el art. 5 de la LM, en el cual se enumeran aquellos signos que no pueden ser registrados como marca. Por ejemplo, aquellos que carezcan de carácter distintivo, que sean contrarios a la ley o que puedan inducir a error al consumidor.

 

4. Tipos de marca

 

Según el tipo de signo que deseamos registrar, podemos hablar de diferentes tipos de marcas:

Marca denominativa

Consistente únicamente en un/os vocablos y/o letra/s o combinación de los mismos.

Ejemplo: NIKE

Marca mixta

Consistente en el nombre del producto y/o servicio con una tipografía y color especial e incluso acompañada por un elemento gráfico.

Marca gráfica

Consistente únicamente en el elemento gráfico.

5. Ámbito territorial de la protección

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de registrar nuestra marca es el ámbito de la territorialidad, pues debemos saber que el registro únicamente surtirá efecto en el territorio en el que la marca se encuentre registrada.

Por lo tanto, cabría la posibilidad de registrar nuestra marca a nivel nacional en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o bien a nivel europeo ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) a través de una única solicitud que cubriría los 28 países de la Unión Europea (27 tras la entrada del Brexit el 29 de marzo de 2019 y salida del Reino Unido de la Unión Europea).

Posteriormente, y siguiendo una estrategia global de marca, podemos extender nuestra marca fuera de la Unión Europea mediante la vía internacional o directamente en el país de interés según convenga.

 

6. Efectos del registro

 

El régimen jurídico de la adquisición del derecho de propiedad sobre la marca está recogido en el art. 2de la LM, que dice que: “…se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.”

Así, podemos afirmar que el derecho sobre la marca se obtiene desde el momento en que la OEPM, en el caso de marca española, dicte la resolución de concesión.

Desde esa fecha el solicitante se convierte en titular de la misma, pudiendo hacer uso de la totalidad de las facultades que el derecho de marca conlleva.

Por lo tanto, una vez concedida nuestra marca, contamos con una serie de derechos y obligaciones. Dichos derechos son principalmente la de usar dicha marca así como transmitir ese derecho y el prohibir el uso no consentido por terceros de marcas idénticas o similares, evitando así el riesgo de error o confusión en el mercado, lo cual podría acarrear un grabe menoscabo para nuestro negocio.

Por otro lado, la principal obligación del titular de la marca es usarla. Para ello la ley otorga un plazo de 5 años desde la concesión de la misma para que su titular comience a usarla en relación a los productos y servicios para los que fue registrada, salvo causa justificada.

Dicho plazo debería ser entonces utilizado para definir nuestra estrategia de marketing para dar a conocer a nuestra marca e invertir en publicidad.

 

7. Duración

 

La marca tiene una duración de 10 años y puede ser renovada por períodos de idéntica duración, mediante el pago de una tasa, de forma indefinida. Por lo tanto, podemos afirmar que, a diferencia de los restantes derechos de propiedad industrial e intelectual, la duración de la marca es ilimitada en el tiempo.

 

8. La importancia de la elección del nombre de la marca. Casos reales

 

A la hora de elegir el nombre de nuestra marca, como indicábamos anteriormente, debemos tener en cuenta varios factores, entre ellos que no se encuentre ya registrada una marca igual o parecida y además que en el país donde la vayamos a registrar no sea malsonante o tenga connotaciones negativas a nivel cultural/lingüístico.

Existen casos muy conocidos en los que una empresa se ha visto obligada a cambiar en su marca en el momento de expandirse a otros países debido a una incompatibilidad marcaria como por ejemplo:

  • La marca Magnum en Grecia se llama Magic puesto que su competencia, Nestlé, tenía ya esa marca registrada.
  • En el momento el que Burger King inició su expansión a nivel global, se encontró con que en Australia esta marca ya pertenecía a otra pequeña empresa local, por lo que finalmente se decantó por Hungry Jacks.
  • En el caso de Dunkin Donuts en España la marca “Donut” pertenece a Panrico por lo que la empresa estadounidense se decantó por Dunkin Coffee.

Otras empresas han tenido que modificar sus marcas puesto que eran malsonantes en el país en cuestión. Seguro que recordáis los casos de Mitsubishi Pajero, Mazda Laputa, Nissan Moco ó Ford Corrida, los cuales a la hora de venderse en España tuvieron que modificar su marca para evitar esas evidentes connotaciones negativas.

Por lo tanto, es más que aconsejable registrar nuestra marca antes de iniciar acciones comerciales en España o en cualquier país al que nos queramos expandir.